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被许可人变身侵权人谁之殇? -从“鲁沃夫”商标案始末看商标许可的后续风险 ...

2014-1-26 09:13| 发布者: admin| 查看: 277| 评论: 0

我司受权利人即原告XX公司(原告)委托向北京二中院(一审法院)以侵犯商标权及不正当竞争为由起诉其曾经的合作伙伴鹊翔公司(被告)。一审法院认为上述主张不成立,原告不服,上诉至二审法院北京市高院,高院认定被告的行为构成侵权。终审判决虽申请再审但最终由最高院驳回。 
原告曾于2006年5月7日获得“RUHOF”商标的注册,核定使用第3类的清洁制剂、外科器械用清洁制剂等商品上。2004年7月1日,原告与鹊翔公司达成协议,由后者作为前者在中国的总代理,经销医用清洗剂类商品,前者的商品以原装形式进口到中国并由后者独家销售。该商品外包装上印有“RUHOF”商标,标贴由英文使用说明组成,字体为红色。2004年9月,鹊翔公司在产品外包装的英文标贴位置配以中文“鲁沃夫R漂洁上光剂”字样。合作期间,鹊翔公司对其代理的清洗剂类商品进行资金投入用以在杂志、博览会、展会、培训活动上做广告对其宣传。 
2007年9月,原告停止供货,双方合作终止,鹊翔公司也因此转为代理其他同类品牌。但鹊翔公司在其网站及商品宣传页上称:“……第二代的‘鲁沃夫’商品系列秉承了之前向中国市场所供商品的原始配方,并在此基础上进一步的改进配方适应中国市场要求。上市的第二代‘鲁沃夫’商品,不但拥有原来商品的所有优点外,同时清洁效果表现更为优越……。”鹊翔公司又以列表的形式将第一代鲁沃夫商品与第二代鲁沃夫商品进行了相关性能比较,还在其网站上以flash动画形式比较了第一代与第二代鲁沃夫商品的分解能力,从而突出了其正在代理的第二代鲁沃夫商品在诸多方面好于第一代鲁沃夫商品。原告以警告函、律师声明等形式要求鹊翔公司停止侵权未果的前提下,遂将其诉至法院。 
本案焦点是双方在合作终止后,鹊翔公司继续在许可商标同类的商品上标贴“鲁沃夫”中文字样的行为是否侵犯权利人 “RUHOF” 注册商标专用权。显然,一审和二审法院观点不一。笔者认为二审法院的观点更符合“主客观条件说”,客观上,虽然 “RUHOF”一词与中文“鲁沃夫”非唯一对应,但是,基于双方合作期间,中文和英文同时出现在商品标贴上出现在各种场合长达3年之久,且指向原告。因此,原告对“鲁沃夫”商标在先使用,应享有在先权利。而合作关系终止后鹊翔公司继续使用该字样的行为本身构成侵权;主观方面,即便 “鲁沃夫”字样一直为鹊翔公司使用并宣传达3年之久,但随着合作关系的终结其相应的权利义务也结束,鹊翔公司对此应当知晓。基于此,鹊翔公司在合作终止后继续使用 “鲁沃夫”字样并在宣传中突出与原告的关系,意在诱导公众选择其提供的侵权产品。因此,被告的行为实属侵权故意。 
尽管原告历经一审、二审及再审程序最终令被告为其侵犯行为付出了代价,但耗费时间及金钱成本何尝不是原告的损失。因此,商标权人在关注许可商品质量、许可费等事项的同时,更应警惕商标许可终止后的法律风险。当下,商标许可因合作终止引发的“后遗症”大致症状如下: 
1、被许可人以自己或他人名义将权利人的商标注册域名,本案亦是如此。此类案件多被法院以侵权人使用包含权利人商标的域名缺乏合理依据为由认定其侵犯,并责令其注销并由权利人持有; 
2、被许可人以自己或以他人名义翻译、复制或模仿权利人商标并将其申请注册。此类案件较为复杂,若在与权利人相同或类似商品上申请注册或使用其翻译、复制或模仿的商标,视权利人商标知名度情况、固有显著性等情况而认定其性质,若在与权利人不相类似商品上申请注册或使用其翻译、复制或模仿的商标,则视权利人商标的独创性、其注册和/或使用的商品与侵权商品的关联程度、公众将其混淆或误认的可能性以及权利人利益是否受到实际损害等等情况而定性。 
案件启示: 
许可协议终止后的各种纠纷最终都能化险为夷固然好,但做好事前风险防范更具主动性,笔者小结以下几点建议供权利人尤其是域外权利人参考。 
1、许可协议中明确约定合作终止后标有许可商标的商品处置、违约、侵权赔偿等事项,尽可能将可预见的风险条款化进而约束被许可人的合作协议后续行为; 
2、在试图进军中国市场前包括寻找合作伙伴期间,先行将其商标在主营商 品相关的类别商标申请注册,降低因信息泄露而导致的他人抢注; 
3、为英文或图形商标择相应的中文商标,一来满足当地公众认知习惯,易于打造品牌,二来为降低被不法分子抢注的风险; 
4、合作一旦终止及时收回各种授权、定期对曾经的合作伙伴的商业行为进行监督,防止后者利用之前的便利条件损害权利人的利益; 
5、权利人和商标使用人在订立许可协议时充分兼顾各自的权利和义务,只有各自利益都能得到保证,双方合作才能更长远,品牌才能更牢固。 
总之,随着市场经济的不断深化,新的情况总是层出不穷,商标维权之路远比确权之路坎坷得多,因此,事前防范法律风险远比事后纠纷解决其效果好得多。无论如何,权利人和被许可人应恪守诚信、公平,共同把奶酪做大,把品牌做强!
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