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关于审查指南中对补充实验数据的修改的解读

2017-10-31 23:01| 发布者: admin| 查看: 122| 评论: 0

201741日施行的修改的《专利审查指南》对化学领域发明专利申请补交实验数据进行了新的规定,具体为:

3.5 关于补交的实验数据

判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”

众所周知,化学领域的发明大多无法单纯通过结构特点的分析和理论说明来证明技术效果,需要借助于实验数据。然而具体实践中很多实验周期长,而专利申请又需要抢占申请日,防止权利他落,这给很多申请人提出了难题。那么此次修改是否意味着可以通过在申请文件中仅描述技术效果、申请日之后再补交实验数据来解决这个问题呢?

首先,该节规定:说明书公开是否充分是以原说明书和权利要求书的内容为准,即,申请文件应当记载理解和实现发明的全部技术内容,如发明的背景技术、所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案以及所实现的技术效果等。这对申请文件的完整性作了规定,也是专利制度中的先申请原则和公开换保护原则的体现。因此,最初申请文件的撰写还是应该尽量完善,以免首先被质疑公开不充分。

其次,补交实验数据证明的是技术效果,且这个技术效果应当是所属领域的技术人员能够从专利申请已经公开的内容中得到的。这其中包含了两种情况:

其一,该技术效果是原说明书明确记载的且给出了相应的实验数据,即,在申请文件中已经得到证实的技术效果。

这是化学领域专利申请常见的情况。申请文件记载了技术方案且给出了效果验证;在审查时,审查员检索到很相关的现有技术,重新确定了发明实际所要解决的技术问题,从而需要考虑:为解决该技术问题,说明书是否公开充分。如果申请文件对该技术问题的解决方案和效果已经记载并证实,则可以提供更多实验数据证明该技术效果,即,这是对从申请文件中得到的技术效果的补强。这种情况通常与创造性相关,因此提供的实验数据多在证明创造性。

其二,该技术效果在说明书中没有记载,但属于本领域技术人员结合现有技术能够确认的技术效果。

在与现有技术比较后发现,实际要解决的技术问题没有在申请文件中验证;但根据申请文件记载的内容并结合现有技术的分析,本领域技术人员确认申请方案能够解决该技术问题;此时,可以提交补充实验证据来证明该技术效果。但是,能够结合现有技术分析而得出的技术效果通常是显而易见的效果,这对于说明发明的创造性无疑是一个陷阱。

最后,对于补交的实验数据,明确了审查员应当审查。审查员是否能够接受还要看具体情况,这对于最终的审查结果会有直接影响。

由此可见,实践中希望在申请文件中仅单纯描述技术效果、然后通过后补实验数据完善申请文件的做法还是有极大风险。申请人在准备申请文件时,依然需要对技术方案所实现的技术效果有充分的描述和验证,尽量提供完整的、能够证明技术效果的实验数据。

 

参考文献:

1、国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定(2017)(第74号);

2、医药生物领域审查专家与专利代理人业务交流培训资料(20178月)。

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